Cómo proteger el software como propiedad intelectual e intangible empresarial

Cuando vamos a desarrollar un software, o queremos contratar a alguien para que nos lo desarrolle a medida, nos pueden asaltar una serie de dudas. Algunas serán de carácter técnico, otras económicas, y otras legales. 

En este pequeño trabajo, desarrollado por nuestro abogado, Antonio Séneca Díaz Pérez, del departamento de Derecho tecnológico de nuestro despacho MCT Abogados, vamos a resolver la mayor parte de dudas con aspectos jurídicos, desde una importante prevención, explicación de nociones generales sobre la propiedad intelectual, y finalizando con una serie de consejos prácticos muy fáciles de realizar. 

Se tiende a pensar que prevenir los problemas en esta cuestión, es casi imposible, o al menos, muy caro, pero no es así. Cómo vamos a ver, lo importante es tener consciencia desde el primer momento de que el software que desarrollamos en nuestra empresa es un intangible muy importante y que su protección desde el minuto uno, es fácil y no es cara, si sabemos hacerlo.

Aquí un breve índice de los puntos que se van a comentar en este artículo sobre protección jurídica del software/código fuente:

1.- ¿Qué es la propiedad intelectual?

2.- Derechos morales y derechos económicos de los autores sobre las obras

3.- Propiedad intelectual del software

4.- El software y las marcas, patentes y modelos de utilidad

5.- Los derechos de propiedad intelectual cuando interviene una empresa

6.- Contrato de cesión/explotación del software

7.- Medidas efectivas de protección del software

Proteger software

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Se entiende por propiedad intelectual el conjunto de derechos que corresponden a los autores y a otros titulares respecto de las obras y prestaciones que han nacido fruto de su creación. Por la simple creación de la obra, se otorga al autor la protección de los intereses morales y económicos que la obra representa para él, a través de una serie de derechos.

Los derechos morales del autor son irrenunciables, corresponderán siempre y en todo caso al autor, y las más importantes consisten en:

  • Decidir si se divulga la obra o no
  • Si se divulga con su nombre, anónimo o con pseudónimo
  • Exigir el respeto a la integridad de la obra
  • Modificar la obra
  • Retirar la obra del comercio

Los derechos de explotación y remuneratorios, son aquellos que otorgarán al autor una explotación económica. Y en concreto son:

  • El derecho de reproducción es decir a su fijación en cualquier medio o formato que permita su comunicación o la obtención de copias.
  • El derecho de distribución es la puesta a disposición al público, mediante su venta, alquiler, licenciamiento…
  • De comunicación pública, lo que significa que una pluralidad de personas pueda tener acceso a la obra sin previa distribución de ejemplares. Este derecho no se contempla específicamente para los programas de ordenador.
  • De transformación de la obra: a modificar funcionalidades, diseño, traducirla a otros idiomas, etc.

 

La propiedad intelectual protege los programas de ordenador (código fuente…) en sí, la documentación preparatoria, técnica y manuales de uso. 

Lo fundamental que pretendemos proteger respecto del software diseñado por nuestra empresa, habitualmente es: 

A- Las nuevas funcionalidades, trazabilidad o actuación que realice con respecto a otros ya diseñados e incluso si no se hubieran diseñado.

 

B- El código fuente, sin el cual, a priori, la competencia no puede llegar al mismo resultado. Sin perjuicio de que emplee técnicas de descompilación, y consigan el mismo resultado, con otro camino.

C- El diseño, estructura, apariencia final. Lo que observaría el cliente.

Estas son las tres partes fundamentales que podemos proteger del software, sin duda, la más importante es el código fuente. Aunque es posible que se quieran proteger otras partes o cuestiones, que también sería posible.

*A la hora de ejecutar la protección jurídica de estas partes del software, tenemos que diseñar un documento con una descripción e imágenes lo más detallado posible con todas las cuestiones a proteger. 

En ocasiones, se confunde la propiedad intelectual con las marcas. O clientes nos solicitan que quieren registrar un software como una patente o como un modelo de utilidad. 

La ley de marcas establece lo que es una marca o nombre comercial. Todo aquel, signo, palabras, nombres, dibujos, letras, cifras, formas, sonidos, colores, y sus diferentes combinaciones, que sirvan para distinguir productos o servicios de empresas dentro del mercado con respecto a los de las otras empresas.

¿Puedes registrar una marca y asignarla a un software? Sí, claro que puedes. Pero la marca te servirá para distinguir en el mercado un servicio que estás ofreciendo a través de ese software, sin embargo, la marca no te confiere esos derechos de propiedad intelectual (morales y económicos) sobre el software.

Por otro lado, la patente es un título que reconoce la Oficina Española de Patentes y Marcas cuando se registra una invención nueva, es decir, que no hubiera sido publicada ni fuera conocida por los expertos en su mercado, y que tenga aplicación industrial.

Los modelos de utilidad, son invenciones nuevas de menor rango y complejidad técnica, suelen ser herramientas, dispositivos o utensilios.

Los programas de ordenador o software, inicialmente eran patentables, pero desde hace muchos años ya no lo son, pues se considera que no confieren invenciones técnicas nuevas, sino nuevos procesos y diseños de propiedad intelectual. Por ello, fue no viene regulado en la Ley de Patentes y modelos de utilidad, sino en la Ley de Propiedad Intelectual. Cómo toda obra de propiedad intelectual, se considera una obra con todos los derechos de propiedad intelectual a un software desde el momento de su creación, no requiere su registro como las patentes y modelos de utilidad.

  

Lo más habitual es que el diseño y creación definitiva de un software se realice en una empresa (sea sociedad, SL, SA, CB, o autónomo), aunque en ocasiones lo realice una persona física fuera del ámbito mercantil.

Cuando se realiza para una empresa, puede ocurrir de diferentes maneras:

  • Por encargo. Es decir, desde una empresa o autónomo se encarga a una empresa externa o desarrollador, el diseño y ejecución de un software.
  • Creación del software dentro de la empresa, por un trabajador de la misma.
  • Creación del software dentro de la empresa, por varias personas diferentes, que puede ser varios socios o propietarios de la empresa, o varios trabajadores.
  • Creación del software por uno de los socios, y su aportación a la empresa como parte del capital social.

Estas son las formas más habituales que nosotros hemos visto en el despacho, pero pueden existir otras. 

Lo fundamental es que se regule por escrito y con carácter previo a su creación, quien va a ostentar los derechos económicos del software:

  • Todos los derechos de la empresa o algunos de ellos, en que % en su caso.
  • Ámbito territorial
  • Durante cuánto tiempo
  • Etc

Para la explotación económica de un programa de ordenador es fundamental firmar un buen contrato, para blindar todos los derechos y todas las cuestiones importantes:

  • Derechos que se ceden
  • remuneración en cada caso
  • Ámbito territorial
  • Duración
  • Cesión exclusiva o no
  • Subcesiones
  • etc

El artículo 43.2 de la Ley de Propiedad Intelectual, indica que la regulación de estos contratos, en caso de omisión:

  • Duración 5 años
  • Ámbito territorial: el país
  • El derecho estrictamente necesario para la finalidad del contrato
  • No exclusividad

Además de las prevenciones antes explicadas, para proteger los programas de ordenador frente a terceros existen tres opciones: 

A- Inscripción en el Registro de la Propiedad Intelectual, presentando la documentación necesaria de forma presencial o telemática, resolviéndose en un plazo de seis meses aproximadamente. Lo más barato, alrededor de 15 -16 € por inscripción.

B- Protección mediante Blockchain, comprimiendo el software en un solo fichero y registrándose en la famosa “cadena de bloques”. 

C- Hacer un depósito o acta notarial, para lo que se exige la presentación de la misma documentación que en el Registro de la Propiedad Intelectual, y con un coste de aproximadamente 200€. 

De las tres opciones, la Inscripción en el Registro de la Propiedad Intelectual puede plantear problemas en relación con la acreditación del software libre, o con la obligatoriedad de inscribir obras terminadas. 

De otro lado, tanto los sistemas de Blockchain como el acta notarial dan fe de lo siguiente: 

  • existencia del documento
  • el formato del archivo
  • fecha de protección del mismo
  • inalterabilidad de su contenido

Pero además, el acta notarial confiere una mayor protección, pues acredita la identidad y capacidad de otorgamiento del autor de la obra, el documento queda protegido bajo la custodia del notario, y por último, destacar que la intervención del notario implica un juicio positivo sobre la legalidad del otorgamiento.

Si todavía sigues teniendo dudas sobre la propiedad intelectual del software o cómo ejecutar estos consejos prácticos para blindarlo, puedes ponerte en contacto con nosotros en el email info@mctabogados.com, llamándonos al: 868 17 18 17 o  a través de la pestaña de contacto con que puedes encontrar abajo.

Este artículo ha sido elaborado en el departamento de Nuevas Tecnologías y derecho digital de MCT Abogados, bajo la dirección de Antonio Séneca Díaz Pérez. 

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